A existência de uma marca, de uma firma ou de nomes de domínio que utilizem os mesmos elementos ou que sejam parcialmente coincidentes, detidos por diferentes agentes económicos, é suscetível de criar confusão nos consumidores. Com efeito, na medida em que o consumidor pode assimilar determinado sinal distintivo do comércio a outro agente económico, poderá adquirir produtos e serviços no convencimento de estar a contratar com o agente económico que procurava inicialmente. Esta confusão é apta a lesar direitos, interesses e expetativas legítimas, tanto dos agentes económicos envolvidos, como dos consumidores.
O que acontece na eventualidade de se verificar uma colisão de direitos sobre diferentes sinais distintivos do comércio?
Os sinais distintivos são elementos sensorialmente apreensíveis que permitem que pessoas e coisas se destaquem das demais. No âmbito da atividade comercial fala-se em sinais distintivos do comércio, sendo estes aqueles que permitem que um determinado agente, produto ou serviço se destaque dos restantes, do mesmo género, no mercado.
Com o proliferar dos meios tecnológicos e a facilidade de difusão de informação, os sinais distintivos do comércio têm assumido um papel cada vez mais relevante para os agentes económicos que pretendem ser conhecidos e identificados no mercado. Mas também para os consumidores, que têm interesse em identificar os produtos que consomem e as entidades que os comercializam.
Entre os diversos sinais distintivos do comércio, destacam-se as marcas, as firmas e os nomes de domínio. As marcas permitem identificar produtos ou serviços; a firma é o nome que um determinado comerciante utiliza para atuar no mercado – trata-se do nome da empresa ou da sociedade; e os nomes de domínio são comumente designados como os sites da Internet.
A firma é um elemento essencial das sociedades comerciais, sendo um dos requisitos legais para a sua constituição. Questiona-se, então, o que acontece se um agente económico registar uma marca que utilize a firma de um outro agente económico já constituído; ou se uma outra entidade registar um nome de domínio que utilize elementos, total ou parcialmente coincidentes, com os de uma marca já existente
A este propósito pronunciou-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (“STJ”), no âmbito do Proc. n.º 30631/09.7T2SNT.L1.S1, tendo decidido que a prioridade registral entre uma firma e uma marca é aferida pela data dos pedidos referentes ao certificado de admissibilidade de firma ou denominação e ao pedido do registo da marca. No âmbito deste processo, o STJ considerou que deveria haver lugar à anulação do registo da marca, por esta ser suscetível de induzir os consumidores em erro ou confusão e por o pedido de registo da marca ter sido apresentado posteriormente.
Embora o critério sufragado pelo STJ seja relevante, há também que ter em conta a eventual colisão de direitos entre o titular de uma marca livre – que se encontra a ser utilizada, mas que ainda não foi registada – e o beneficiário de um certificado de admissibilidade de firma e denominação, cujo pedido foi feito posteriormente.
A marca livre confere ao seu titular, durante 6 meses, o direito de prioridade para efetuar o registo, podendo aquele reclamar contra o que for requerido por outrem. Passado este prazo, o utilizador da marca sujeita-se a que um terceiro de boa fé proceda a um registo nos termos gerais do registo constitutivo, isto é, aquele que utiliza a marca perde a prioridade para a obtenção de um registo a seu favor.
Igualmente relevante é a efetiva utilização da marca, mesmo que anterior ao registo, na medida em que esta utilização poderá fundamentar a intenção ou o risco de concorrência desleal, para efeitos da recusa do registo da marca, por outro agente económico. Para além de também poder ser utilizada para demonstrar a má fé do requerente do registo no âmbito de um procedimento de invalidação.
Embora estas disposições sejam aplicáveis para o registo de marcas, parece-nos que também deverão ser aplicadas na eventualidade de um litígio entre o titular de um direito de uma marca livre e o beneficiário de um certificado de admissibilidade de firma ou denominação, cujo pedido seja apresentado posteriormente à efetiva utilização da marca livre e antes do término daquele prazo de 6 meses.
É assim porque o pedido de registo de firma está sujeito aos princípios da verdade e da novidade. O primeiro veda a possibilidade de que a firma contenha elementos passíveis de causar engano ou confusão, nomeadamente sobre a identificação do titular da mesma. Enquanto que o segundo implica que o sinal a registar não seja suscetível de confusão ou erro com outras firmas registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade, nem com marcas ou logotipos registados no INPI que tenham sido objeto de inscrição no Registo Nacional de Pessoas Coletivas.
É através dos nomes de domínio que os consumidores chegam aos sites dos comerciantes.
Para além da sua função inicial de facilitar a localização de sites de internet, estes implicam hoje, dada a sua vasta utilização comercial, também funções relacionadas com a diferenciação de produtos e serviços oferecidos online. No fundo, pode dizer-se que os sites de Internet funcionam como um canal de comunicação quase direto entre os comerciantes e os seus consumidores.
O interesse e utilidade económica dos nomes de domínio é hoje incontestável, atento o aumento do peso que o comércio online tem vindo a assumir, em especial no atual contexto pandémico que o país atravessa.
Porém a relevância deste sinal distintivo do comércio foi apreendida por muitos desde cedo. Exemplo disso foi o proliferar da prática de cybersquatting, no final dos anos 90 e início dos 2000, que consiste no registo especulativo de domínios correspondentes a marcas. Tudo com o intuído de posteriormente vender aqueles nomes de domínio registados às entidades titulares das marcas e firmas em questão.
Os tribunais Portugueses já foram chamados a pronunciar-se sobre diversos casos de cybersquatting, sendo que têm considerado que o registo de um domínio correspondente a uma marca (ou firma) por um agente económico que não o seu titular, e que comercialize produtos e serviços afins aos do agente económico titular da marca primitiva, possibilita que os consumidores, de forma intuitiva, relacionem os serviços e as marcas presentes naquele site, com os comercializados pelo titular da marca primitiva. Consequentemente, desta prática resultaria um aproveitamento da goodwill do titular primitivo da marca.
O nome de domínio, à semelhança do que acontece com a marca e a firma de uma sociedade comercial, assume uma função indutiva comunicando informação e sugestões sobre um certo produto ou serviço, razão pela qual o uso de um domínio, ainda que corretamente atribuído do ponto de vista técnico, pode traduzir-se numa violação da lei da propriedade industrial, no que concerne às regras da proteção das marcas e da concorrência desleal. Neste sentido se pronunciou já o STJ, no Acórdão no Proc. n.º 1288/05.6TYLSB.L.S1, de 2015.
Os Tribunais têm entendido que em tais situações se verifica uma violação do princípio da novidade, suscetível de causar confusão ou erro com as marcas anteriormente registadas (ou com marcas livres) ou com a firma de uma sociedade comercial.
Em suma, podemos concluir que no processo tendente a dirimir um conflito de sinais distintivos do comércio importará começar por identificar aquele que foi registado em primeiro lugar. Na eventualidade de um destes sinais ser uma marca, há que averiguar se a mesma beneficiava da proteção da marca livre, quando foi registado o primeiro sinal distintivo do comércio e ainda se a atividade económica dos interessados é coincidente. Finalmente, há que validar se decorre da inalteração da titularidade dos sinais distintivos do comércio em questão, a suscetibilidade de induzir em erro ou confusão os consumidores.
